Cuando una empresa va a ser comprada, recibir una inversión, fusionarse con otra o simplemente busca conocer el verdadero estado de sus activos intangibles, surge un proceso clave que muchas veces se pasa por alto frente a la revisión financiera o fiscal: la due diligence de propiedad industrial. Y no es un detalle menor, porque en empresas tecnológicas, farmacéuticas, de consumo o cualquier negocio con marca propia, buena parte del valor real de la compañía no está en sus cuentas bancarias, sino en sus marcas, patentes, diseños y know-how.
En este artículo te explicamos qué es exactamente esta auditoría, en qué momentos se realiza, qué elementos revisa y por qué puede marcar la diferencia entre una operación segura y un problema legal y económico después de haber firmado.
Qué es la due diligence de propiedad industrial
Cuándo se realiza una due diligence de propiedad industrial
Esta auditoría no es un trámite exclusivo de las grandes operaciones corporativas. Se realiza, sobre todo, en estos escenarios:
- Compraventa de empresas. Antes de comprar una compañía, ya sea adquiriendo sus participaciones o sus activos, es esencial confirmar que las marcas y patentes que aparentemente posee están realmente a su nombre, en vigor y libres de conflictos.
- Procesos de inversión o entrada de nuevos socios. Los fondos de inversión y los inversores privados suelen exigir esta revisión antes de aportar capital, ya que necesitan asegurarse de que el valor que están pagando por la empresa se corresponde con activos reales y protegidos.
- Fusiones y adquisiciones (M&A). En cualquier operación de fusión, ambas partes necesitan conocer con exactitud qué activos de propiedad industrial aporta cada una y en qué condiciones legales se encuentran.
- Salida a bolsa o rondas de financiación. Antes de una ampliación de capital significativa, los inversores requieren garantías sobre la solidez de los activos intangibles de la empresa.
- Reestructuraciones internas o cambios de socios. Incluso sin una venta de por medio, puede ser necesario aclarar la titularidad de los activos de propiedad industrial cuando cambia la estructura societaria de una empresa.
Qué elementos revisa una due diligence de propiedad industrial
Aunque el alcance exacto depende del tipo de empresa y de la operación, una revisión de este tipo suele incluir, como mínimo, los siguientes puntos:
Inventario completo de los activos registrados
El primer paso es elaborar un listado exhaustivo de todas las marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales que la empresa tiene registrados, tanto en España como, si corresponde, a nivel de la Unión Europea o internacional. Es habitual que, con el paso de los años, una empresa pierda el control exacto de todo lo que tiene registrado, especialmente si ha cambiado de gestoría o de responsables internos.
Verificación de la titularidad
No basta con que un activo esté registrado: hay que comprobar que figura efectivamente a nombre de la empresa que se está analizando, y no, por ejemplo, a nombre de uno de sus socios fundadores a título personal, de una sociedad distinta del grupo, o de un antiguo empleado que desarrolló una invención sin haber cedido formalmente sus derechos. Este es uno de los problemas más frecuentes y, a la vez, más fáciles de pasar por alto si no se realiza una revisión específica.
Estado de los registros, renovaciones y tasas
Las marcas y los diseños industriales requieren renovación periódica, y las patentes exigen el pago de tasas anuales de mantenimiento para seguir en vigor. Una due diligence revisa que todos estos plazos se hayan cumplido correctamente, ya que un derecho caducado por descuido —aunque siga apareciendo en la documentación interna de la empresa como «activo»— en realidad no ofrece ninguna protección real.
Contratos de licencia, cesión o franquicia
Si la empresa ha cedido el uso de sus marcas o patentes a terceros, o si, al contrario, utiliza activos de propiedad industrial bajo licencia de otra empresa, es fundamental revisar estos contratos: sus condiciones, su duración, las contraprestaciones acordadas y qué ocurre con ellos en caso de cambio de titularidad de la empresa.
Situación de litigios o reclamaciones
Se comprueba si existen procedimientos de oposición, recursos, litigios judiciales o reclamaciones de terceros —presentes o potenciales— relacionados con cualquiera de los activos de propiedad industrial de la empresa. Una marca con una oposición pendiente, o una patente cuya validez está siendo cuestionada, representa un riesgo que debe valorarse antes de cerrar cualquier operación.
Activos no registrados pero relevantes
Por último, una buena revisión también identifica activos valiosos que no están registrados pero que deberían estarlo, como un nombre comercial usado de forma habitual sin registro, un diseño no protegido, o un desarrollo tecnológico que podría protegerse mediante patente o modelo de utilidad y que, sin embargo, no figura inscrito en ningún registro.
Por qué es tan importante en sectores tecnológicos y farmacéuticos
El peso de esta revisión varía mucho según el sector. En el ámbito farmacéutico, las patentes sobre medicamentos o fórmulas químicas pueden representar la mayor parte del valor de una empresa: una patente próxima a caducar, o con un defecto de titularidad, puede cambiar radicalmente la valoración de la operación. En el sector tecnológico, ocurre algo similar con las marcas consolidadas y con el software, cuya correcta protección —y la confirmación de que los derechos de los desarrolladores han sido debidamente cedidos a la empresa— resulta determinante para la rentabilidad futura del negocio.
En ambos casos, una revisión superficial puede dejar pasar problemas que, una vez cerrada la operación, ya no tienen una solución sencilla.
Due diligence frente a auditoría preventiva de propiedad industrial
Conviene distinguir esta revisión de otro proceso similar pero con un enfoque distinto: la auditoría preventiva de propiedad industrial. Mientras que la due diligence tiene un carácter transaccional, realizado de cara a una operación concreta (una compra, una inversión, una fusión), la auditoría preventiva tiene un enfoque técnico y continuo, pensado para que una empresa revise periódicamente sus propios activos, detecte vencimientos próximos, identifique creaciones susceptibles de registro que todavía no están protegidas, y mantenga organizada su cartera de marcas y patentes con independencia de que haya o no una operación corporativa en marcha.
Ambos procesos son complementarios: una empresa que realiza auditorías preventivas periódicas llegará a cualquier proceso de due diligence con una situación mucho más ordenada y con menos sorpresas.
Qué ocurre si no se realiza esta revisión
Omitir esta auditoría, o realizarla de forma superficial, puede tener consecuencias serias después de cerrada la operación: desde descubrir que una marca clave no está realmente registrada a nombre de la empresa que se acaba de comprar, hasta enfrentarse a una demanda por infracción de un derecho de un tercero que nadie detectó a tiempo, o asumir que se ha pagado por un activo que, en realidad, había caducado meses antes de la firma. En todos estos casos, el coste de corregir el problema después suele ser muy superior al de haberlo detectado durante la revisión previa.
Por qué contar con especialistas en propiedad industrial
Una due diligence de propiedad industrial bien hecha exige un conocimiento específico de cómo funcionan los registros de marcas, patentes y diseños, tanto a nivel nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas como a nivel europeo ante la EUIPO o internacional ante la OMPI. No es lo mismo revisar un balance contable que interpretar el estado legal de una patente en trámite, comprobar si una marca tiene oposiciones pendientes, o detectar que una cesión de derechos de un empleado a la empresa nunca se formalizó correctamente.
En Eurokonzern, con más de 30 años de experiencia en propiedad industrial e intelectual, y manteniendo una relación directa con la OEPM, la EUIPO y la OMPI, ayudamos a empresas, despachos de abogados y fondos de inversión a realizar este tipo de revisiones con rapidez y rigor, identificando con claridad qué activos existen, en qué condiciones se encuentran y qué riesgos conviene tener en cuenta antes de cerrar cualquier operación.
Si estás valorando comprar una empresa, recibir una inversión, o simplemente quieres conocer el estado real de tus propios activos de propiedad industrial antes de afrontar una operación corporativa, puedes consultarnos sin compromiso a través de nuestra página de Registro de Patentes e Inventos, o contactarnos directamente para que estudiemos tu caso.
Preguntas frecuentes sobre la due diligence de propiedad industrial
No es obligatoria por ley, pero sí es una práctica fuertemente recomendada y, en la mayoría de operaciones de cierto tamaño, exigida por inversores, fondos o entidades financieras como condición previa a cerrar la operación.
Depende del volumen de activos a revisar y de la complejidad de la empresa. Puede ir desde unos pocos días en empresas con una cartera reducida de marcas, hasta varias semanas en compañías con numerosas patentes, registros internacionales y contratos de licencia activos.
La due diligence se realiza de cara a una operación concreta, como una compra o una inversión, mientras que la auditoría preventiva es un proceso técnico y periódico que una empresa puede realizar en cualquier momento para mantener ordenada y protegida su cartera de activos intangibles, con independencia de que exista o no una transacción en curso.
Dependiendo de la gravedad, puede renegociarse el precio de la operación, exigirse al vendedor que regularice la situación antes del cierre, o incluso paralizarse la operación si el riesgo se considera demasiado elevado. Por eso es tan importante detectarlo antes de firmar, no después.
No necesariamente. Si la empresa opera internacionalmente o tiene registros ante la EUIPO o la OMPI, la revisión debe extenderse a todos los territorios relevantes para la operación, ya que la protección de un derecho de propiedad industrial suele ser territorial.
