Si alguien intenta registrar una marca igual o parecida a la tuya, tienes tres herramientas, según el momento:
- Oposición: mientras la marca está en trámite. Tienes 2 meses desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) publica la solicitud.
- Nulidad: cuando la marca ya está concedida, pero no debió concederse.
- Caducidad: cuando la marca está concedida, pero su titular lleva 5 años sin usarla, entre otros casos.
Las tres se piden ante la OEPM, sin necesidad de ir a juicio. Te explicamos cuándo usar cada una, quién puede pedirla y qué hacer si es a ti a quien se oponen.
Por qué tienes que vigilar tú tu marca
La OEPM no rechaza por sí sola una marca porque se parezca a otra anterior. Solo comprueba las prohibiciones generales: que no sea genérica, engañosa o contraria a la ley. Si una marca nueva choca con la tuya, la OEPM solo lo tendrá en cuenta si te opones.
Por eso conviene vigilar el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), donde se publican todas las solicitudes, o encargar un servicio de vigilancia. Si no te enteras a tiempo, la marca parecida puede acabar concedida.
La oposición: frenar una marca antes de que se conceda
Quién puede oponerse y por qué
- El titular de una marca o un nombre comercial anterior, si la nueva es igual o parecida, es para productos o servicios relacionados y puede confundir al público. También puede oponerse su licenciatario, si está autorizado.
- El titular de una marca notoria o renombrada, aunque los productos sean distintos, si la nueva se aprovecha de su prestigio o lo perjudica.
- El titular de otros derechos anteriores, como el nombre o la imagen de una persona, o los derechos de autor sobre un dibujo.
- Cualquier persona que se considere perjudicada, si la marca es genérica, descriptiva o engañosa.
Cómo es el procedimiento
- Publicación. La OEPM publica la solicitud en el BOPI.
- Escrito de oposición. Tienes 2 meses para presentarlo, con los motivos, las pruebas y el pago de la tasa.
- Suspensión. La OEPM suspende la solicitud y da traslado al solicitante para que conteste. En su respuesta puede limitar la lista de productos y servicios para evitar el choque.
- Prueba de uso. Si tu marca lleva más de 5 años registrada, el solicitante puede pedirte que demuestres que la has usado en esos 5 años. Si no lo demuestras, la oposición se rechaza.
- Resolución. La OEPM concede o deniega la marca. La denegación puede ser solo para algunos productos o servicios.
Contra la resolución cabe recurso de alzada en el plazo de un mes. Después, se puede acudir a los tribunales.
Si la marca se pide en la Unión Europea
Una marca de la Unión Europea también te afecta en España. Se pide ante la EUIPO, la oficina europea de marcas, y allí el plazo para oponerse es de 3 meses desde su publicación. Te explicamos las diferencias entre las dos oficinas en OEPM o EUIPO.
La nulidad: anular una marca que no debió concederse
Si se te pasó el plazo de oposición, la marca aún se puede atacar cuando ya está concedida. Desde el 14 de enero de 2023 la nulidad se pide directamente a la OEPM, sin necesidad de demandar ante un juez. Antes solo podían declararla los tribunales.
La ley distingue dos tipos:
| Nulidad absoluta | Nulidad relativa | |
|---|---|---|
| Cuándo | La marca no podía registrarse: es genérica, descriptiva, engañosa o contraria a la ley, o se pidió de mala fe | Choca con un derecho anterior: tu marca, tu nombre comercial, una marca notoria, el nombre de una persona… |
| Quién puede pedirla | Cualquier persona perjudicada, y también asociaciones de consumidores y de empresas | Solo el titular del derecho anterior (o su licenciatario autorizado) |
| Plazo | No prescribe nunca | Se pierde si has tolerado la marca posterior durante 5 años sabiendo que se usaba, salvo mala fe |
La mala fe es el caso típico de quien registra la marca de otro para revenderla o bloquearla: un antiguo distribuidor, un socio, un competidor que conocía tu nombre…
Si la nulidad se declara, la marca se considera como si nunca hubiera existido. En una nulidad relativa, el titular de la marca impugnada también puede pedirte que demuestres que has usado la tuya en los últimos 5 años.
La caducidad: eliminar una marca que no se usa
Una marca concedida puede caducar aunque estuviera bien registrada. Los casos son tres:
- Falta de uso: el titular no la ha usado en España durante 5 años seguidos para los productos o servicios registrados, sin una causa que lo justifique. Es el más habitual.
- Se ha convertido en genérica por culpa de su titular, es decir, en el nombre común del producto.
- Se ha vuelto engañosa por el uso que le da su titular, por ejemplo sobre la calidad o el origen de los productos.
La caducidad se pide también ante la OEPM, y puede pedirla cualquier persona perjudicada. Es muy útil cuando quieres registrar un nombre y descubres que ya existe una marca igual que nadie usa: en vez de cambiar de nombre, puedes pedir que se declare caducada.
Sus efectos se cuentan desde que se pide, aunque se puede solicitar que se fije una fecha anterior si se prueba que la causa existía antes.
Si se oponen a tu marca: cómo defenderte
Recibir una oposición no significa que vayas a perder la marca. En la contestación puedes:
- Argumentar que no hay riesgo de confusión: las marcas son distintas, o los productos y servicios no tienen relación.
- Pedir la prueba de uso, si la marca del oponente lleva más de 5 años registrada. Muchas oposiciones caen aquí.
- Limitar tu solicitud, quitando los productos o servicios que chocan, para salvar el resto.
- Negociar con el oponente un acuerdo de coexistencia, en el que cada uno se compromete a usar su marca solo en su terreno.
Lo mismo vale si te piden la nulidad o la caducidad de una marca ya concedida. En la caducidad, la clave es demostrar el uso: guarda facturas, catálogos, publicidad y capturas de tu web con fecha. Lo explicamos en vigencia y renovación de una marca.
Cómo evitar llegar a este punto
La mayoría de oposiciones se evitan antes de presentar la solicitud. Comprueba si existen marcas iguales en cómo saber si una marca está registrada y, para las parecidas, haz una búsqueda de anterioridades. Te explicamos todo el proceso en cómo registrar una marca.
Preguntas frecuentes
En la OEPM, 2 meses desde que la solicitud se publica en el BOPI. En la EUIPO, 3 meses desde su publicación.
Cuando la marca se conceda, puedes pedir su nulidad ante la OEPM. Si se registró de mala fe o choca con un derecho anterior tuyo, puedes anularla, con los límites de plazo que ya hemos visto.
Depende de quién tenga el derecho anterior. Si tú usabas la marca y la tenías registrada antes, o el otro la registró de mala fe, puedes pedir la nulidad. Si no la tenías registrada, la situación es más difícil y conviene estudiarla caso por caso.
No se anula, sino que caduca. Si lleva 5 años seguidos sin usarse en España para los productos o servicios registrados, cualquier persona perjudicada puede pedir su caducidad ante la OEPM.
Para una marca española, la ley no te obliga si resides en la Unión Europea. Pero los argumentos sobre el riesgo de confusión y la prueba de uso deciden el resultado, y un error en el escrito no se puede corregir después.
Te ayudamos a defender tu marca
En Eurokonzern presentamos oposiciones, solicitudes de nulidad y de caducidad ante la OEPM y la EUIPO, y defendemos tu marca si alguien se opone a ella. Antes de registrar, revisamos el riesgo para que no te encuentres con sorpresas. Consulta nuestro servicio de registro de marcas o escríbenos y estudiamos tu caso.
